生成ＡＩを利用した特許読解支援アシスタント「サマリア」にご関心をお持ちいただき、ありがとうございます。
同時に、類似品や模倣品に関するご相談も増えております。

この記事では、私自身、弁理士という知財に関する一専門家として、これまでの企業知財経験を基に、一般論として類似品・模倣品のリスクや対応策を解説します。 特に、係争経験が少ない知財部の方にも参考になるよう心がけましたので、ぜひご一読ください。

利用者も特許侵害の責任を負う？　→　ＹＥＳ

まず、「侵害品」を利用している企業も特許侵害についての責任を負うかどうかについてですが、一般論として、業務上の用途に供される『B to B製品』の場合には、業として使用することが特許侵害に該当する場合があります。

例えば、ソフトウェアサービスが侵害品である場合において、当該侵害品を業として使用することが『方法特許』の侵害に該当する場合があります。同様に、材料を購入し、それを用いて製造された完成品が特許侵害に該当するケースもあり得ます。また、直接請求項がなくても間接侵害を構成する場合もあります。

なお、個人向け製品（例えばゲーム等）では事情が異なる場合がありますが、企業の知財担当者としては「業としての使用」という観点を意識する必要があります。

特許侵害するとどうなる？

では、特許侵害においてどのような責任が発生するのでしょうか？
特許侵害において生じる具体的な問題としては以下のようなものがあげられます。

• 民事上・刑事上の法的責任
  特許侵害は不法行為ですので、民事上・刑事上の責任が問われる可能性があります。具体的には損害賠償請求等の責任が生じます。

• 知財部、知財組織の信用失墜
  明らかな被疑侵害品を導入した結果、特許侵害を問われた場合、知財部や担当者への信頼が損なわれます。経営陣や上層部からも厳しい目が向けられる可能性があります。

• 知財担当者としての信用失墜
  一般的な知財組織であれば、明らかな被疑侵害品を稟議に上げること自体、知財担当者としての正常な判断能力を疑われることでしょう（もちろん以下の、「被疑侵害品をどうしても買いたい場合」に対して回答を用意できるのであれば限りません）。

特許侵害品を避けるには？　→　被疑侵害品を買わなければ良い

特許侵害を避けるには、どうすれば良いでしょうか？

最も簡単な対策は、『被疑侵害品を購入しないこと』です。これが一番簡単な選択肢です。特に、およそ現代のように多数の製品選択肢がある中で、あえて被疑侵害品を選択する理由はありません。

でも、どうしても被疑侵害品を購入したい場合があるかもしれません、そのような場合についても、私自身の企業知財などの実務経験をもとに『被疑侵害品をどうしても買いたい場合』のチェックリストを作成したので、是非ご活用ください。

なお、一口に「被疑侵害品」といっても様々なレベルがありますが、ここでは「侵害訴訟を提起されている商品」を被疑侵害品と呼びます。権利主体によって侵害訴訟まで提起されているため、対象製品が「被疑侵害品」であることに疑いはないからです。

被疑侵害品かどうか確認するには？

購入しようとしている商品が被疑侵害品であるかどうか確認するにはどうすれば良いでしょうか？通常、侵害予防調査（クリアランス調査）が必要となりますが、以下のように、製品名、会社名程度での検索くらいは予め行っておきましょう。

簡易チェック

「製品名＋特許侵害」や「会社名＋特許侵害」でインターネット検索を行います。これにより、特許侵害訴訟が提起されているかを確認できます。
訴訟が提起されている場合、その製品は被疑侵害品と見なすことになります。

侵害予防調査／クリアランス調査

本来は専門的なクリアランス調査が必要です。内部リソースが足りない場合は外部の専門家に依頼しましょう。
侵害予防調査においては、以下の角渕先生の書籍が参考になります。

被疑侵害品をどうしても買いたい場合

実務シーンにおいては、被疑侵害品をどうしても買いたい場合も当然あるでしょう。その場合のチェックポイントを以下に整理しました。あくまで、弁理士としてのこれまでの経験からリスクを抑えるためにポイントを整理しました。

特許に抵触していないことを確認する（利用者が）

業務上の用途に供される『B to B製品』においては、『利用者側』も購入する製品（被疑侵害品）が特許侵害していないことを自己の責任において調べる必要があります。個人ではないので、利用者側も過失責任を免れることはありません。

製品によっては調査自体が大変な場合も少なくありませんが、侵害訴訟が提起されているのであれば、権利者名から簡単に特許を検索できるため、保有特許数が少ないのであれば、対象特許の特定は簡単です。対象特許が特定できていれば、通常の侵害予防調査と同様に『該非判定（充足有無）』の検討を行います。これも、上に説明した角渕先生の書籍が参考になります。

内部処理などによっては該非判定が難しい場合もありますが、ＵＩ／ＵＸなどのソフトウェアのユーザインタフェースに関するものであれば画面操作を行うだけで簡単に確認できるものも少なくありません。知財組織がない会社ならともかく、知財担当者であればその程度の検討は行いましょう。

なお、特許侵害している会社の製品は、他の特許も侵害している可能性があるため、係争中の企業の特許以外の特許調査も行う方が望ましいと言えるでしょう。

無効理由の有無を確認する

特許に抵触していたとしても、対象特許に無効理由があれば権利侵害に該当しない場合があります。一方、無効資料調査は多大な労力と工数を要します。

なお、対象特許の出願日と被疑侵害品の製品リリース日を比べる程度のことであればすぐに行えます。被疑侵害品の製品リリース日が出願日よりも早いのであれば特許に無効理由や、被疑侵害品の実施において先使用権がある可能性があります。一方、被疑侵害品の製品リリース日が出願日よりも遅いのであれば、無効資料調査を別途行うべきでしょう。

特許補償を付ける

被疑侵害品の購入時に『特許補償の特約』を付けることが考えられます。具体的には、利用社側に対して損害賠償請求等が請求された場合において、当該損害賠償を被疑身体品の提供者が補償する特約となります。これは、通常の知財法務において一般的に行われている実務となります。

むしろ、侵害訴訟を提起されている被疑侵害品を購入する際に、「特許補償」も付けずに購入している知財担当者がいるとすれば職務怠慢と責められても致し方ないでしょう。もちろん、『特許補償』は製品購入後に、別途交渉することにより契約締結することも可能です。

被疑侵害品の提供企業が「特許補償」に応じられないのであれば、侵害の疑いは強いと見られても仕方が無いでしょう。また、その場合は購入を見送れば良いだけです。特許補償を付ける際には、単に製品だけではなく、係争時の交渉、弁理士費用、弁護士費用等の付帯的費用についても補償内容に含めるべきでしょう。日本の知財係争においては通常、付帯的費用の方が損害賠償額よりも高額になることが多いためです。

特許侵害リスクの軽視は許されない

企業によっては「１件の侵害、一部侵害であれば大したことない」と開き直る会社もあるかもしれません、

侵害訴訟が提起された場合に、経営陣に対してそのような説明を行うのでしょうか？そのような「知財権の価値を否定する考え方」自体、知財部、知財担当者自身の自己否定に等しい考え方であり、知財部門自体の存在意義を否定するに等しいといえるでしょう。

社内でそのような情報を発信した先には、経営陣は知財部門自体を「不要なもの」として、最終的に会社から排除してしまうでしょう。
「知財権の価値がない」とするならば、知財部も知財担当者もその会社内では存在する必要がない（権利行使の観点からも防御の観点からも存在自体不要）からです。自己否定する組織は存在意義がないと扱われても致し方ないでしょう。

まとめ

被疑侵害品を購入する際には、次の点を考慮する必要があります。

• 特許に抵触していないことを確認

• 無効理由を調査

• 特許補償を付ける

ただし、これらの対応には多大なコストがかかります。製品購入に複数の選択肢がある中で、あえて被疑侵害品を選択するメリットはないといえるでしょう。
知財担当者として、リスクを正確に評価し、企業の信用を守る判断をしましょう。

ぜひ、この記事を参考に、安全な製品選択と知財リスク回避を実現してください。