商標的使用の主張立証責任の分配（商標法２６条１項６号）

　商標法では、商標の使用行為は、２条３項に規定されています。この規定では、例えば、商品又は商品の包装に標章を付する行為は、どのような態様であろうと、使用に当たります。そして、商標権の効力は、この使用の概念で画されています（２５条及び３７条）
　しかし、この「使用」の定義を形式的に貫徹すると、不合理な結論になる場合があります（例えば、巨峰事件やテレビまんが事件）。商品の使用説明中に、偶々、当該商品を指定商品とする他人の登録商標が使われていたからといって、その商標が出所表示機能を発揮しているわけではありません。
　そこで、商標権侵害を否定するため、商標的使用という概念が広く用いられてきました。つまり、出所表示機能や自他商品等識別機能を発揮していない態様は、形式的には２条３項の「使用」に該当しても、商標的な使用ではないことを理由に、商標権侵害が否定されてきました。
　最近の法改正により、２６条１項６号として、商標的使用が明文化されました。
「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」
　知財高判平成２７年７月１６日（平成２６年（ネ）第１００９８号）では、２６条１項６号該当性が争点の１つとなっています。

　問題は、商標的使用ではないことが抗弁なのか（被告が、商標的使用でないことを主張立証すべきなのか）、商標的使用であることが請求原因なのか（原告が、商標的使用であることを主張立証すべきなのか）、という点です。
　２６条１項６号は、その立てつけから、商標的使用ではないことが抗弁と位置付けています。もっとも、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により「使用されてい『ない』」という「ない」ことの立証責任を負わせて良いのか、という問題提起もなされていたところです。

　もっとも、商標的使用であるか否かは、規範的要件です。
　したがって、被告が、商標的使用ではないこと基礎づける事実（評価根拠事実）の主張立証責任を負い、原告が、商標的使用である（＊二重否定の結果、商標的使用で「ある」ことになります。）ことを基礎づける事実（評価障害事実）の主張立証責任を負い、裁判所が、両者を総合評価して結論を下すことになります。
　したがって、商標的使用でないことが立証命題か、商標的使用であることが立証命題か、という議論は、あまり実益がないように思います。

定期刊行物の題号と不正競争防止法上の商品表示

［商標法上の書籍の題号と定期刊行物の題号との違い］
　一般に、書籍の題号は、その書籍の内容、つまり品質を表示しています。そのため、商標登録出願をしても、商標法３条１項３号（その商品の・・・品質・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標）に該当し、拒絶されます（漱石の遺族による紛争が契機となっています。）。仮に、書籍の題号について登録を認めてしまうと、その弊害は明らかです。著作権の保護期間が満了しても、その著作物を刊行する際、オリジナルのタイトルを付けることができず、別のタイトルを付けざるを得ません。商標権者以外は、事実上、著作物を刊行できないことにもなりかねません。しかも、商標法は、半永久的な権利です。

　標章が書籍の題号として通常の態様で使用される限り、使用による自他商品等識別力の獲得も困難です。

　仮に登録されたとしても、第三者の使用は、いわゆる商標的使用ではないと判断されることが多いと予想されます（その例として、東京地判平成２１年１１月１２日（平成２１年（ワ）第６５７号）（朝バナナ事件））。

　その一方、雑誌や新聞などの定期刊行物の題号については、自他商品等識別力があり、原則として、同法３条１項３号には該当しません。その理由としては、定期刊行物の内容は、各号で異なっているという事情が挙げられます。その結果、題号が内容を示すとはいえません。

［不正競争防止法］
　不正競争防止法の２条１項１号では、他人の周知の商品等表示を使用するなど一定の行為を不正競争の一つとして定義しています。この商品等表示についても、商標法と同様、書籍の題号と定期刊行物の題号とは異なると考えられます。

　商品等表示についても、自他商品等識別力が求められます。したがって、不正競争防止法上の保護を受けられるか否かの結論は、商標法上の保護を受けられるか否かと一致します。
　
　不正競争法防止法での事例として、マクロス事件があります（東京地判平成１６年７月１日，知財高判平成１７年１０月２７日）。マクロス事件では、映画のタイトルの商品等表示該当性が争点の一つであり、結論として商品等表示該当性が否定されました。

［大阪地判平成２４年６月７日判タ１３９３号３２７頁］
　この事件では、原告（Ｍ社）の雑誌の題号の一部が、不正競争防止法２条１項３号の商品等表示と認められました。
　雑誌の題号は、「HEART nursing」です（大型書店では、医学・看護雑誌のコーナーに置いてあります。）。「HEART」と「nursing」とは、前者の方が圧倒的に大きく表示されています。なお、細部については、表記が途中で変更されています。当初は、英語のスペルどおりの「HEART」が用いられていましたが、途中から、「A」が「」になり、「R」に装飾が加わりました。もっとも、フォントは、Times New Romanがベースとなっています。
　この雑誌は、「HEART」（心臓）が暗示するとおり、循環器系の医療に従事する看護師を主な購読層としています。

　その一方、被告（Ｉ社）の標章は、Times New Romanの「HEART」です。この標章は、雑誌に用いられており、その主要な購読層は、原告の雑誌と同様、循環器看護の従事する者です。
　裁判所は、原告の雑誌の題号のうち、「HEART」が、商品等表示に該当すると判断しました。その根拠について、

「「HEART」とは，一般に，「心臓，胸」「思いやりの心，愛情」「興味，関心，勇気」「中心，核心」を意味する英単語であり，循環器疾患に係る医療やそれに関連する事項を直ちに連想させるものではない。また，循環器疾患に係る医療やそれに関連する事項を題材とした雑誌を刊行するに当たり，「HEART」の文字を使用することが必須であるとか，これを用いない誌名を創作することが困難であるなどといえないことは，多言を要しない。 」

「後述する後記(２)の事実（注：原告標章が，長期間にわたり，継続的かつ独占的に使用されてきたものであること）を併せ考えると，原告標章は，原告雑誌の題号のうち他の部分から独立して，商品表示として機能するものであるということができる。」
　と判示しました。

［知財高判平成２５年１１月１４日］
　この紛争には、続きがあります。
　Ｉ社（大阪地裁判決の被告）は、「NURSE ®　HEART 　ナースハート」と３段書きにする商標について、商標登録を得ていました（指定商標　第１６類「雑誌、新聞」）。
　仮に、Ｉ社が実際に使用していた標章「HEART」が上記登録商標と類似しているとすると、Ｍ社（大阪地裁判決の原告）としては、上記登録商標を取り消したくなります。その手段は、商標法５１条１項の取消審判です。

商標法５１条１項
「商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」

　特許庁は、Ｍ社の請求を認め、Ｉ社の商標登録を取り消しました。それに対し、Ｉ社が審決取消訴訟を提起しました。
　争点は、
・Ｉ社の実際に使用していた商標（「HEART」）と登録商標との類似性
・出所混同のおそれ
・故意
です。特に一番目の類似性については、商標同士を比較すると、微妙なところです。
　もっとも、事案の経緯にも照らし、裁判所は、類似性を肯定しています。
　
「原告は，審判手続において，本件商標の中核が「ＨＥＡＲＴ」である旨を述べている上，本件商標は，「ＨＥＡＲＴ」と同一又は類似の商標が出願登録時に存在しなかったことにより，本件商標が登録になった旨を自認していたこと，原告雑誌の２０１１年１２月号に本件商標を基に，「ＨＥＡＲＴ」にの記号を付した本件使用商標２の使用をした旨述べていたことが認められる。また，原告の有する本件商標とは別の商標（「ハートナース」，「ＨＥＡＲＴＣＡＲＥ」，「ＨＥＡＲＴＮＵＲＳＥ」，「ハートケア」を四段書きにしてなる商標・登録第５３３９６１２号）について，被告が本件審判請求とほぼ同時期に本件使用商標と同様の商標の使用につき，商標法５１条１項に基づく商標登録取消請求をしたところ，原告は，その審判手続においては，当該商標と本件使用商標との類似性を争っていた（甲１４）にもかかわらず，本件審判手続においては，本件商標と本件使用商標との類似性がない旨の主張をせず，本件商標と本件使用商標の類似性を争っていなかったことが認められる。」

改変した商品について商標を付したまま販売する行為

　原則として、第三者は、他人の登録商標を使用する権限を有していません。しかし、出所表示機能及び品質保証機能を害さない態様での使用行為（例えば、流通経路での転売）は、実質的な違法性を欠くため、商標権侵害の責任を問われることはありません。

　その一方、商標の付された真正商品を購入した後、当該商品に改変を加え、商標を付したままで販売する場合、商品の品質は変わっています。しかも、出所は、純粋に権利者であるとはいえません。そこで、真正商品に改造が加わった場合に、商標権侵害が肯定された事案があります（東京地判平成１０年１２月２５日、東京地判平成４年５月２７日）。
　しかし、改造品だと明記して販売する場合には、品質が異なることが明示されているため、品質保証機能が害されているのかという問題が生じます。しかも、改造者を表示する場合には、元々の出所（商標権者）とその後に手を加えた者の２名が明示されているのですから、出所表示機能が害されているのかという問題も生じます。さらに、改造者が正規の購入者から委託を受けて改造する場合と、予め改造してから販売する場合と、どれほどの差があるのかという問題もあります。
　もっとも、商標権者は、業としての流通ルートでは商品の品質をコントロールする権限を有していると解すると、打消し表示（改造品であること及び改造者の表示）によっても、商標権者の利益は害されるといえます。

　最近の名古屋高判平成２５年１月２９日（平成２４年（う）第１２５号）では、被告人は、著名なゲーム機のファームウェアを改変し、商標が付されたままネットオークションに出品し、第三者に譲渡していました。ファームウェアの改変により、正規品では不可能な動作が可能となっていました。しかし、ネットオークションでは、「ハック済み」（つまり、ファームウェア書き換え済み）と表示していました。
　判決は、真正品に付された商標がそのままにされており、商標を打ち消す何らの表示もされていないことを理由に「「ハック済み」であることを明示してインターネットオークションに出品していることは、商標権侵害の成否を左右する有意の事情とはいえない。」と判断しています。そして、改造された商品の提供主体が商標権者とはいえないこと、「需要者の同一商標の付された商品に対する同一品質の期待に応える作用をいう商標の品質保証機能が損なわれていること」を理由に、実質的違法性が阻却される根拠はないと判断しています。

「新商標」と商標法改正

　昨年の年末に、商標法改正の準備のため、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書が公開され、パブコメの募集中です。
　
　今回の改正の目玉は、商標の類型を「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」（総称して「新商標」）に拡大するという点にあります。なお、「新商標」とは別に、「非伝統的商標」という概念も用いられています。「非伝統的商標」は、「新商標」よりもさらに広い概念であり、「におい」、「味」、「触感」、「トレードドレス」なども含まれます。

　日本の商標法の特徴は、商標を形式的に定義し（後述の２条）、本質的な機能である自他商品等識別力を登録要件（３条）としているという点にあります。仮に、自他商品等識別力を備えたものが商標であるという定義を置くと、「新商標」や「非伝統的商標」という概念を持ち出すまでもなく、商標の範囲は時代に応じて拡大します。しかし、日本の法制度の下では、新たな類型が生じるごとに、法改正が必要です。

（商標法２条
この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。
一 　業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 　業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。））

　このような立てつけは、保護対象が明確である反面、時代に応じて法改正が必要であるという問題もあります。
　さらに、特許庁での審査・審判はともかくとして、権利行使の場面では、自他商品等識別力を発揮しない態様での使用であっても、形式的には商標権を侵害するという弊害が生じます。このような場面については、いわゆる商標的使用論及び２６条１項で手当てがなされてきました。
　今回の改正にあたっては、商標の定義を変え、自他商品等識別力を商標の定義に加えるという案も検討されていました。しかし、定義規定改正は先送りされ、早急に改正すべきとされた「新商標」に絞った法改正が予定されています。

　「新商標」は、見本、図面、デジタルデータなどの手段によって、商標を特定することができます。
　その一方、味やにおいは、データ化することは困難です。文章で味やにおいするとしても、類比判断をどのように行うのかという問題が残ります。味やにおいを文字表現に変換した後、文章同士の類比判断をするのでは、正確な類比判断は困難です。結局、非常に狭い権利が成立し、権利行使にはあまり役に立たないかもしれません。

インターネットモールの出店者による商標権侵害と運営者の責任

　インターネットショッピングモールの出店者が商標権を侵害した場合に、そのショッピングモールの運営者が責任を負うか否かが争われた事案について、控訴審判決が出ています（知財高判平成２４年２月１４日（平成２２年（ネ）第１００７６号）（原審　東京地判平成２２年８月３１日（平成２１年（ワ）第３３８７２号））。

　原審は、運営者は譲渡等の主体ではないと判断し、原告（商標権者）の請求を棄却しました。控訴審でも、控訴は棄却されていますが、後述の一般的な規範を述べ、運営者も責任を負う場合があることを認めています。その規範の内容は、概略、
(i)カラオケ法理（管理・支配及び利益の帰属）、
(ii) プロバイダ責任制限法３条１項と同等の認識（出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったとき）及び
(iii) 結果回避措置（つまり、侵害コンテンツの削除）を採ることなく合理的な期間が経過したことです。この判決では、差止請求と損害賠償請求とで要件が合致しています。

　この規範で導かれる結論は、概ね妥当であろうと思います。
　しかし、この規範と商標法及び不法行為法との整合性には、疑問があります。

　まず、不法行為の過失（結果回避義務）との関係では、利益の帰属は独立の要件とはいえません。結果回避義務の前提として、結果回避措置を採る能力があることが必要であり、そのためには、支配・管理が必要です。しかし、利益の帰属は、必須とはいえません。
　事前の全件審査義務を課さなかったという点で、(ii)は妥当であろうと思います。もっとも、類比について評価が分かれる事案についても、事後的な判断で「知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至った」と評価されてしまうと、運営者は、権利者と出店者との間で板挟みとなるおそれがあるでしょう。

　差止請求の対象に関し、
・直接行為者（物理的に直接侵害行為を行った者だけでなく、規範的に直接行為者と評価される者を含む。）に限定される
という主流派と、
・一定の間接行為者にも及ぶ
という少数派があります。
　前者は、差止請求の対象を直接行為者とリンクさせたまま、直接行為者の概念を拡張するというアプローチです。後者は、差止請求の対象と直接行為・間接行為の区別とを切り離し、端的に差止請求の範囲を広げるというアプローチです。
　
　控訴審判決は、従前の管理支配＋利益の帰属を述べ、しかも「社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべき」と述べていることから、前者の主流派アプローチを採ったのでしょう。

　しかし、商標権侵害には、故意過失の要件は不要です。それにもかかわらず、控訴審の規範では、(ii)の商標権侵害の認識という過失的な要件が入ってしまいます。さらに、理由づけの(3)で、運営者の刑事上の責任は幇助犯であることを認めつつ、民事的には行為主体であるというのは、罪刑法定主義の縛りがあるとはいえ、場当たり的との印象がぬぐえません。
　控訴審判決は、合理的な期間経過後の不作為を侵害行為と擬制するという趣旨であったのでしょう。特許法の多機能的間接侵害では、侵害の擬制にあたり、行為者の主観的要件（「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」）が加わっています。それと同様の趣旨であったのだろうと推測します。
　しかし、行為を侵害と擬制するという場面ではなく、行為主体の議論の場面で、商標権侵害の認識という過失的な要件を持ち出しているため、規範が分かりにくくなっているように思います。

　不法行為と差止請求とを行為主体という同じ枠組みで処理する必然性はないと考えています。

　「本件における被告サイトのように，ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ（出店ページ）を開設してその出店ページ上の店舗（仮想店舗）で商品を展示し，これを閲覧した購入者が所定の手続を経て出店者から商品を購入することができる場合において，上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは，商標権者は，直接に上記展示を行っている出店者に対し，商標権侵害を理由に，ウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかであるが，そのほかに，ウェブページの運営者が，単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず，運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い，出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって，その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは，その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り，上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し，商標権侵害を理由に，出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。けだし，(1)本件における被告サイト（楽天市場）のように，ウェブページを利用して多くの出店者からインターネットショッピングをすることができる販売方法は，販売者・購入者の双方にとって便利であり，社会的にも有益な方法である上，ウェブページに表示される商品の多くは，第三者の商標権を侵害するものではないから，本件のような商品の販売方法は，基本的には商標権侵害を惹起する危険は少ないものであること，(2)仮に出店者によるウェブページ上の出品が既存の商標権の内容と抵触する可能性があるものであったとしても，出店者が先使用権者であったり，商標権者から使用許諾を受けていたり，並行輸入品であったりすること等もあり得ることから，上記出品がなされたからといって，ウェブページの運営者が直ちに商標権侵害の蓋然性が高いと認識すべきとはいえないこと，(3)しかし，商標権を侵害する行為は商標法違反として刑罰法規にも触れる犯罪行為であり，ウェブページの運営者であっても，出店者による出品が第三者の商標権を侵害するものであることを具体的に認識，認容するに至ったときは，同法違反の幇助犯となる可能性があること，(4)ウェブページの運営者は，出店者との間で出店契約を締結していて，上記ウェブページの運営により，出店料やシステム利用料という営業上の利益を得ているものであること，(5)さらにウェブページの運営者は，商標権侵害行為の存在を認識できたときは，出店者との契約により，コンテンツの削除，出店停止等の結果回避措置を執ることができること等の事情があり，これらを併せ考えれば，ウェブページの運営者は，商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは，出店者に対しその意見を聴くなどして，その侵害の有無を速やかに調査すべきであり，これを履行している限りは，商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが，これを怠ったときは，出店者と同様，これらの責任を負うものと解されるからである。」

「もっとも商標法は，その第３７条で侵害とみなす行為を法定しているが，商標権は「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」権利であり（同法２５条），商標権者は「自己の商標権・・・を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し，その侵害の停止又は予防を請求することができる」（同法３６条１項）のであるから，侵害者が商標法２条３項に規定する「使用」をしている場合に限らず，社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり，商標法が，間接侵害に関する上記明文規定（同法３７条）を置いているからといって，商標権侵害となるのは上記明文規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないというべきである。」（p.99-101）